浅析确认不侵犯专利权之诉的适用

Ｌｅｇａｌ　Ｓ＇￣ｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　２［３　１口年己月（中）　｛ｌ｝Ｊ占缸会　浅析确认不侵犯专利权之诉的适用　金铮　摘要确认不侵犯专利权之诉是知识产权纠纷中一个特有现象，最近颁布的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案　件应用法律若干问题的解释　对何种情形下提起确认不侵犯专利权之诉法院应当受理做出了明确规定。本文从确认不侵　犯专利权之诉在我国的发展历史、目前２ｌ号文规定下的具体适用条件以及与美国确权之诉的比较等三个方面，简要分析　了确认不侵犯专利权之诉的具体适用。　关键词专利权知识产权纠纷司法实践　中图分类号：Ｄ９２０．５　文献标识码：Ａ　文章编号：１　００９－０５９２（２０　１　０）０２－０６８・０２　２００９年是我国专利法律制度飞速发展的一年，ｌ２月，最高人　否受理该类确认之诉，同时还明确指出确认不侵犯专利权应符合　民法院颁布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题　如下起诉条件：（１）原告与本案有直接利害关系：（２）有明确的被　的解释》（法释［２００９１２１号，以下简称“２１号文”，从２０１０年１月１　告：（３）有具体的诉讼请求和事实和理由；（４）属于法院受理民事　日起施行。一个月之后，国务院修改并重新公布专利法实施细　诉讼的范围和受诉人民法院管辖。批复中确认此类案件以“请求　则，修改后的实施细则从２０１０年２月１日起施行。这两部法规　确认不侵犯专利权纠纷”作为案由。这一批复在中国确立了请求　继２００８年新实施的专利法之后，对中国专利制度的诸多方面做　不侵犯专利权制度，开创了司法审查确认不侵犯知识产权的先河。　出了详细的规定。其中２ｌ号文第十八条，更是首次以司法解释　但是从内容上看，该批复确立的起诉条件与《民事诉讼法》１０８条　的形式确定了我国专利法上的“确认不侵权之诉”的适用条件，对　和１１１条的内容完全相同，并没有任何针对专利侵权诉讼的特殊　受到专利权人发出的侵权警告的被警告人在何种情况下、在多长　性增加任何具体的规定，比如说，这种确认不侵权之诉的诉讼时　的期限内，可以向法院提起不侵权的确认之诉，做出了明确的规　效如何确定，管辖法院如何确定，诉讼请求可以有哪些具体内容，　定。在该２ｌ号文颁发之前，由于关于确认不侵犯专利权之诉的　专利权人可以如何应对该确认之诉，等等，都没有具体规定。因　程序没有非常明确的法律规定，所以在司法实践中虽然有依据其　此可以说，该批复的内容相当笼统。如果依据该原则性的规定，　他相关法律解决该问题的先例，但真正提起不侵犯专利权之诉的　专利侵权纠纷中的涉嫌侵权人可以随时、任意的向专利权人提起　案例并不多。现在有了明确规定，由于近年专利侵权纠纷在我国　确认不侵权之诉，从而会给专利权人造成讼累。甚至会出现这种　的逐年增加，可以预见，各地法院受理的此类专利纠纷案将会大　情形，比如某单位有意采用某种规避侵犯某一专利权的技术方案，　幅增加。因此，有必要对该确认之诉的适用条件做出详细的分　但又不能确定是否真的能够规避侵权，为避免日后大批量生产后　析，为具体司法实践做指导。　的侵权风险，遂提起不侵权之确认之诉，用很低的诉讼费（因为确　一、确认不侵犯专利权之诉相关法律在我国的发展历史　权之诉没有金额标的）由法官来帮助其出具一份由法律约束力的　专利权人发送警告函，一般多是基于保护权利的需要，为及　《法律意见书》，从而造成滥用司法资源的不合理现象。虽然有利　时制止侵权行为的继续发生，减少损失；或者希望通过发送警告　于保护社会公众的利益，但却明显不利于保护专利权人的利益。　函，促使对方支付适当的许可费用，还可以避免诉讼，以保障其合　针对上述批复中存在的不足，最高人民法院在２００３年１Ｏ月　法权利的实现。也有的情况下，权利人是出于恶意滥用权利，对　“《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》的会议讨论稿”　外公开或向被警告人特定的交易对方或合作伙伴指称其侵权，申　（以下简称“会议讨论稿”）中第６２条。就“确认不侵权诉讼”作了　请行政机关查封扣押涉嫌侵权的产品，干扰被警告人的正常经营　详细的规定，与上述批复相比，该讨论稿有以下变化：　甚至，造成对方的实际损失，或者致使失去交易机会，或名誉受　１．提出只有两种情况下可以提确认不侵犯专利权之诉：即准　损。这种情况下，被控侵权人可以提起确认不侵权之诉保护自己　备实施某项专利而遭到专利权人拒绝的人，和收到专利权人或其　的合法权益。　利害关系人发来的侵权警告函的人。　请求确认不侵权之诉是知识产权诉讼领域中的特有制度。　２．对于准备实施某项专利而遭到专利权人拒绝的情形做出　最高人民法院于２００２年７月１２日作出的是我国法院最早受理　了详细的规定。从而可以避免前文所述滥用司法资源，让法官来　知识产权不侵权确认之诉的主要依据。２００１年，苏州龙宝生物　“出具法律意见书”的情形。然而客观上，仍然不能彻底避免这种　工程实业公司向江苏省高院起诉苏州朗力福保健品公司，请求确　情况。因为，根据该规定，如果专利权人收到任何人发来的要求　认不侵犯专利权，原告苏州龙宝生物工程实业公司诉称：２０００年　确认不侵权的资料，其就需要做出确认侵权或不侵权的回应，否　８月３１日常州市专利事务所向原告的经销商发函告知原告生产　则对方就可以提起确认不侵权之诉，由法官来做判断。所以，这　的龟蛇粉涉嫌侵犯被告朗力福公司ＺＬ９７１０６３１０．９号专利的发明　一规定仍然明显倾向与保护社会公众，他只要向专利权人发一封　方法，导致经销商停止销售原告的产品，造成原告的经济损失，而　信，专利权人就需要负责任地帮他确认他的方案是否落入自己的　原告认为其生产产品的丁方及制备方法与被告的专利发明不相　专利保护范围，否则该公众就可以通过提起确权之诉请法官来给　同，并不构成对被告ＺＬ９７１０６３１０．９号发明方法专利的侵犯，故诉　个结论。也是由于这一原因，在２１号文确定的确认不侵权之诉　请法院依法确认原告生产的龟蛇粉所采用的“龟蛇粉和蛇粉组合　的起诉条件时，并没有最终采用这一初稿。　物及其制备方法”与被告ＺＬ９７１０６３１０．９号专利发明不相同。对　３．这两种人提起该确认之诉的诉讼请求可以包括哪些内容　此，最高人民法院于２００２年７月ｌ２日作出批复０：该批复指出法　做出了明确规定，可以要求确认不侵权，并且由于专利权人滥用　院应依据《民事诉讼法》第１０８条和ｌ１１条的规定的标准决定是　专利权而给自己造成损失，还可以一并提起赔偿请求。　作者简介：金铮，北京维诗律师事务所律师。　６８　Ｌｅｇａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　｛ｌ；Ｊ占枉会　４．明确规定专利权人可以提出反诉。　二、目前２ｌ号文规定下的具体适用　２０　１口年己月（中）　民事诉讼法第五十二条。，专利权人的这一诉讼请求显然是与原　告针对同一事实提起的相反的请求，属于反诉，法院应当受理并　根据２１号文第十八条。，提起确认不侵犯专利权之诉需具备　合并审理。但是是否专利权人必须提起反诉否则以后就没有机　如下条件：　会要求赔偿了呢，显然不是。这里有必要了解一下美国专利法在　首先，主体限于收到专利权人发送的侵权警告函的被警告人　或利害关系人。该利害关系人是指虽然没有收到警告函，但是应　这个问题上的规定，也对我国的司法实践做个参考。　在美国，确认之诉（Ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ　Ｊｕｄｇｍｅｎｔ　Ａｃｔｉｏｎ）包括专利权　人提起的要求确认侵权成立的，也包括被控侵权人提起的要求确　当与警告函中提及的事实或侵权如果成立其可能要承担责任的　人。例如专利权人没有向生产专利产品的生产者或销售者发函，　而是直接向使用者发函要求停止使用，但被警告人将此信函转发　认不构成侵权的。其中对于后者，《联邦民事诉讼程序法》规定，　在专利权人收到诉讼材料后，作为被告，其必须在其答辩状中提　给该产品的生产者或销售者，则生产者或销售者都可以据此提起　该等诉讼。　其次，上述主体在收到警告函后需要催告专利权人行使诉　权。因为如果被警告人或利害关系人如果认为其行为确实构成　侵权，就应当立即停止侵权。如果其认为自己不侵权，则需要积　极的以明示的方法及时回复专利权人，要求其行使诉权。这一规　定，可以理解为法院希望专利权人和被控侵权人都积极主动的以　自己的行为来对专利侵权这一事实做出表态。对于专利权人，这　有利于避免其滥用专利权到处随意发送侵权警告函。因为如果　发出侵权警告函，他就应当在收到对方的催告函后的一定时间内　起诉，否则对方就可以要求法院来确认不侵权，这样就不得不应　对诉讼。另一方面，对于被控侵权人，如果其既不停止原先的被　控侵权行为，也不发送催告函，其就会丧失由法院来确认其不侵　权的机会的后果。通过这种程序上的安排，可以促使各方在采取　任何行动之前都要慎重考虑，而不能贸然行事。　１．起诉的时间符合要求。该法条规定在专利权人收到书面　催告函之日起一个月内或自书面催告函发出之日起两个月内，权　利人既不行使诉权也不撤回警告的，被控侵权人或利害关系人才　可以起诉。那么，实际上，我们理解这里应当表述为如果能够确　认其收到日期的，比如催告函是当面送达或有其他证据证明其收　到日期的，收到之日起，满一个月了，被控侵权人或利害关系人既　没有收到法院传票证明权利人行使诉权也没有收到撤回警告的　意思表示，才可以起诉。如果没有证据证明权利人何时收到该催　告函，则从发出之日起，满两个月，如果权利人既不行使诉权也不　撤回警告的，被控侵权人或利害关系人才可以起诉。因此，这里　规定的时间并不是诉讼时效，而是等待的时间。对此，笔者个人　认为规定的不是特别明确，因为没有规定起诉的期限，也就是没　有诉讼时效的规定。那实践中对于此类诉讼的诉讼时效应如何　确定呢？笔者个人认为应当是从上述两个月或一个月期满之日　起两年。　２．专利权人怠于行使诉讼权利也不撤回警告。如果专利权　人行使了诉讼权利，就有了专利侵权诉讼，被警告人无需再提起　确认不侵权之诉。如果经双方沟通，专利权人发现对方的技术　方案确实没有落入自己专利的保护范围，会撤回警告，双方的关　系回复到发送警告函之前。这一规定是对专利权人的保护，客　观上赋予专利权人在先的选择权，如果其选择提起侵权诉讼或　撤回警告，被警告人或利害关系人就不能提起确认不侵权诉讼。　３．诉讼请求限于确认不侵权。原告可以主张其行为不违法，　既可能是因为权利人的权利本身有瑕疵，也可能其行为不落入专　利的保护范围。至于如果原告主张因权利人警告不当或滥用权　利给自己及其利害关系人所带来的损失，本身属于侵权之诉，应　当通过另行起诉等其他形式寻求救济。　三、与美国确权之诉的简单比较　上述２ｌ号文的１８条与之前的“会议讨论稿”第６２条相比一　个重大区别在于前者没有提到在该确认不侵权之诉中，专利权人　是否可以提起反诉，要求确认侵权成立并且要求赔偿损失。根据　出原告行为构成侵犯专利权的反诉，这被称为强制反诉（Ｃｏｍｐｕｌ－　ｓｏｒｙ　ｃｏｕｎｔｅｒｃｌａｉｍ）否则，就视为被告弃权，一旦该确认之诉的判　决作出后，被告即专利权人不得再另行起诉指控原告侵权并要求　赔偿损失。。王承守、邓颖懋著《美国专利诉讼攻防策略运用》中，　专门介绍了几个案例，均属于这种情况。其中在ＰＩＰＣＯ公司与　Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ公司的专利纠纷中，ＰＩＰＣＯ公司拥有一项可用于制　造橡胶轮胎的专利，其于１９９５年指控Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ公司生产的　ＳＫＩＭ．１产品，侵犯其该专利。Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ在其答辩状中提出反　诉，要求确认其ＳＫＩＭ一２产品不侵犯该专利。ＰＩＰＣＯ在其随后的　答辩状中提出反对Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ的反诉观点，但并没有补正其先　前的答辩状，增加要求法院确认ＳＫＩＭ．２也侵权并要求赔偿的诉　讼请求。结果法院判决被告Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ公司生产的这两种产品　都构成对同一专利的侵犯，但是判决的赔偿是指针对ＳＫＩＭ产品　的。随后，ＰＩＰＣＯ公司又提出诉讼要求Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ对其ＳＫＩＭ．２　产品的侵权也要支付赔偿金，但是该诉讼请求被法院驳回，理由　就是ＰＩＰＣＯ没有在Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ针对ＳＫＩＭ．２产品提起确认不侵　权之诉的诉讼中提出“强制反诉”，就视为其放弃了该项权利，之　后也不得再行使。　．美国专利法做出此项规定的依据是“一事不再理（ｒｅｓ　ｊｕｄｉ－　ｃａｔａ）”，也就是说，针对同一事实同一理由的争议，应当一次性提　出所有诉讼请求，否则视为弃权。这一规定，有利于节约司法资　源。特别是在我国目前专利审判资源有限，而专利纠纷日益增多　的情况下，采用这一规定，有利于利用有限的司法资源，最大限度　的保护专利权人及社会公众的利益，因此，美国专利法上述“强制　反诉”原则，在我国确认不侵犯专利权之诉中，值得借鉴。　注释：　①最高人民法院于２００２年７月１２日作出的（２００１）民三他字第４号‘关于苏州龙宝生　物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》中指　出：　依据《民事诉讼法》第１０８条和第１１ｌ条的规定。对于符合条件的起诉人民法院应当受　理。本案中，由于被告朗力福保健品公司向销售原告龙宝生物工程实业公司产品的商家发　函称原告的产品涉嫌侵权．导致经销商停止销售原告的产品，使原告的利益受到了损害，原　告与本案有直接的利害关系：原告在起诉中．有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理　由：属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予　以受理”　②最高人民法院在２００３年ｌ０月”《关于审理专利侵权纠纷案件若千问题的规定》的会　议讨论稿”中第６２条就”确认不侵权诉讼”作了如下阐述；”正在或者准备制造某种产品或者　使用某种方法的人。请求专利权人确认其行为不构成或者不会构成专利侵权．并且以合理　的方式提供了确认所需的技术资料和信息。但专利权人在合理期限内未作答复或者拒绝确　认不侵犯其专利权的，可以向人民法院起诉，请求确认其行为并不构成或者不会构成对专　利权的侵犯。专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的，被警告人可以向　人民法院起诉，请求确认不侵犯专利权。专利权人或者其利害关系人的警告行为侵犯被警　告人的其他权利的，被警告人可以一并向人民法院请求判令警告人停止侵害、赔偿损失、消　除影响、赔礼道歉。在前两款规定情形下，专利权人及其利害关系人可以提出反诉．请求确　认本诉原告已经构成专利侵权并承担民事责任。”　③最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［２００９】　２１号第十八条权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催　告权利人行使诉权．自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起　二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请　求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理　④《民事诉讼法》第五十二条：原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反　驳诉讼请求。有权提起反诉。　⑤王承守，邓颖懋．美国专利诉讼攻防策略运用．北京大学出版社．２００６年版．第１２６页．　６９